È quanto ha avuto modo di affermare la Corte di Giustizia UE in una recente decisione del 18 maggio 2017, causa C-617/151.
Il procedimento ha tratto origine da un ricorso per contraffazione di marchio promosso dalla società danese Hummel avverso la Nike e la Nike Retail (società facenti parte dello stesso gruppo), per una presunta contraffazione di un marchio internazionale ad opera del gigante statunitense.
Dopo che in primo grado il Tribunale regionale di Düsseldorf si era dichiarato competente, ritenendo per l’appunto la Nike Deutschland una “stabile organizzazione”, rigettando tuttavia il ricorso nel merito, la Hummel ha proposto appello davanti ai giudici tedeschi di secondo grado che, ai fini di stabilire la propria competenza a decidere la controversia, hanno ritenuto di dover chiedere l’intervento della Corte di Giustizia sulla nozione di “stabile organizzazione” ai sensi dell’art. 972, primo paragrafo, reg. CE 207/20093.
In base alla norma sopracitata le controversie in materie di marchio europeo «vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione».
Lo stesso regolamento, però, non fornisce una definizione chiara ed univoca di “stabile organizzazione”.
La Corte, pertanto, ha chiarito preliminarmente che la nozione di “stabile organizzazione” non ha la stessa portata nel reg. CE 44/20014 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e nel reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, evidenziando che i due regolamenti perseguono obiettivi diversi:
(i) il primo mira a completare il criterio base del domicilio del convenuto mediante la previsione di fori alternativi, mentre
(ii) il secondo punta a rafforzare la tutela dei marchi europei, scongiurando contrasti tra giudicati dei diversi Stati membri e la lesione del carattere unitario dei marchi europei.
Conseguentemente, nella disamina della questione sollevata dai Giudici Tedeschi, dopo aver affermato che l’ art. 97 sopracitato garantisce l’esistenza di un foro all’interno della UE per tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità di un marchio europeo, ha voluto fornire criteri univoci attraverso i quali individuare in modo chiaro il concetto di “stabile organizzazione”.
Ha, pertanto, statuito che per l’individuazione di una stabile organizzazione, è necessaria la presenza di indizi materiali che consentano facilmente di riconoscerne l’esistenza, quali:
- una presenza reale e stabile di un’organizzazione, a partire dalla quale sia esercitata un’attività commerciale e la quale si manifesti attraverso la presenza di personale e di attrezzature commerciali materiali;
- la manifestazione in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una società capogruppo.
Sono invece elementi irrilevanti l’eventuale assenza di personalità giuridica in capo alla stabile organizzazione, l’eventualità che quest’ultima sia controllata soltanto indirettamente e tantomeno che la controllata abbia partecipato all’asserita contraffazione.
La Corte di Giustizia ha aggiunto che il criterio della “stabile organizzazione” non costituisce un’eccezione al principio del foro del domicilio del convenuto, bensì ne rappresenta l’attuazione, ponendo il convenuto nelle condizioni più favorevoli per potersi difendere.
L’intervento della Corte Europea è risultato innovativo nonché necessario al fine di determinare in modo esaustivo e senza che possano sorgere in futuro ulteriori dubbi, gli elementi che caratterizzano la nozione di “stabile organizzazione” ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
Tale interpretazione rappresenta un’ evoluzione in materia di competenza internazionale relativamente alla tutela del marchio comunitario e la soluzione ad un fenomeno, quello della contraffazione a mezzo di “stabili organizzazioni”, che rappresenta un pericolo sempre più penetrante per le imprese dell’Unione.
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1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0617
2Competenza internazionale
- Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtù dell’articolo 94, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
- Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
- Se né il convenuto né l’attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio.
- Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
- è d’applicazione l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;
- è d’applicazione l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
- Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 96, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase.
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0044
